近日,美国专利商标局(USPTO)局长Squires在一项具有先例效力、由局长依职权启动的复审决定中,撤销了三项相互关联的启动审理决定。此时,距离专利审判与上诉委员会(PTAB)决定启动审理已近六个月,而相关地区法院随后已认定涉案权利要求无效。
由于申请对启动审理决定进行局长复审的十四日期限已经届满,Squires借此机会正式从两个方面延长了申请期限。
首先,Squires将《美国联邦法规》第37编第42.75(c)(1)条规定的十四日期限延长至三十日,使针对启动审理决定提出局长复审申请的期限,与针对最终决定或拒绝启动审理决定提出局长复审申请的期限保持一致。
其次,Squires明确了若干可进一步延长期限的“特殊情形”,以应对在原申请期限届满后才出现的案件变化。在本案中,Squires认定,地区法院关于涉案权利要求无效的裁定构成此类“特殊情形”,并据此依职权启动复审,最终撤销了相关启动审理决定。
地区法院裁定权利要求不具专利适格性
在PTAB启动审理前,审理相关地区法院诉讼的法官已依据《美国专利法》第101条,就涉案权利要求驳回起诉,但该驳回不具有终局效力,同时准许专利权人修改诉状。
专利权人于2025年6月向地区法院提交了修订后的诉状。2025年12月,PTAB决定启动多方复审程序(IPR)。
2026年2月,地区法院再次依据第101条驳回相关诉讼请求。此次驳回具有终局效力,法院也未再准许专利权人修改诉状。
鉴于相关专利权利要求已被认定无效,专利权人于2026年4月申请终止IPR程序。然而,PTAB以其无权基于酌情因素终止程序为由,驳回了该动议。
此后,专利权人向USPTO局长发送电子邮件,请求说明应如何就驳回终止程序动议的决定申请局长复审。原因在于,根据《美国联邦法规》第37编第42.75(a)条,此类决定并不属于明确允许申请局长复审的事项。
Squires将复审申请期限统一延长至三十日
Squires同意,现行规则并不允许当事人直接针对驳回终止程序动议的决定申请局长复审。但他同时指出,即使原有申请期限早已届满,当事人仍可申请复审作为该决定基础的启动审理决定。
Squires认为,当事人应当能够“及时提出影响是否启动审理的问题”。据此,他首先适用《美国联邦法规》第37编第42.5条规定的规则豁免机制,将针对启动审理决定申请局长复审的期限延长至三十日,使其与针对拒绝启动审理决定及最终书面决定提出局长复审申请的期限保持一致。
此外,Squires指出,在申请局长复审的期限届满后、但审理程序尚未取得实质性进展之前,案件可能出现新的情势变化。
过去遇到此类情况时,局长通常会依职权启动复审,以判断相关变化对启动审理决定的影响。但Squires坦言,这种处理方式“并不总是最高效的程序”。
为解决这一问题,Squires明确表示,只要审理程序尚未取得实质性进展,某些“特殊情形”即可构成进一步延长复审申请期限的理由,包括:
1.共同待决诉讼中的全部或绝大多数诉讼请求被驳回;
2.诉讼中作出的事实认定或法律认定,导致全部或绝大多数涉案权利要求无效;
3.当事人违反Sotera承诺。
本案中,尽管自PTAB启动审理之日起已经超过三十日,但地区法院已依据第101条,以相关权利要求不具备专利适格性为由作出具有终局效力的驳回。Squires认定,该情形构成足以延长申请期限并启动局长复审的“特殊情形”。
Squires撤销启动审理决定并终止IPR程序
就复审的实体问题而言,Squires认为,终止相关IPR程序是适当的,并据此撤销了原启动审理决定。
Squires指出,地区法院已认定全部涉案权利要求不具备专利适格性,同时PTAB及各方当事人迄今在IPR程序中投入的资源仍然有限。在此情况下,终止IPR程序更符合程序效率。如案件发回地区法院后仍有必要处理相关专利无效问题,可由地区法院继续审理。
据此,Squires撤销了PTAB准予启动审理的决定,并进一步裁定驳回相关IPR申请,不再启动审理程序。
今后申请延期仅需提交三句话说明
值得注意的是,出于程序效率考虑,Squires在本案中直接依职权作出复审决定,并未要求专利权人按照新规则正式提交复审申请。
但对于今后的案件,Squires明确要求,当事人如拟以“特殊情形”为由申请延长局长复审期限,应向以下邮箱发送电子邮件:
Director_PTABDecision_Review@uspto.gov
邮件应以不超过三句话的简要说明概述相关特殊情形。案件其他当事人随后将获得回应机会。
实务提示
将复审申请期限由十四日延长至三十日,并正式建立“特殊情形”延期机制,为当事人申请复审PTAB启动审理决定提供了更为充足的时间。
尤其是在地区法院诉讼中较晚出现重大进展时,例如涉案权利要求被认定无效、共同待决诉讼中的主要请求被驳回,或Sotera承诺遭到违反,当事人仍有机会请求USPTO局长重新审查启动审理决定。
今后,当事人如认为存在足以延长复审申请期限的“特殊情形”,可在正式申请程序中,以不超过三句话的方式说明相关情况。
案件:Light&Wonder,Inc.v.EvolutionMaltaLtd.,IPR2025-01072,Paper30(P.T.A.B.2026年6月22日)。
编译自:
https://www.jdsupra.com/legalnews/to-address-changed-circumstances-after-1956475/


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